APPLE PODE CONTINUAR A UTILIZAR A MARCA IPHONE NO BRASIL, DECIDE STJ

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial nº REsp 1688243 interposto pela Gradiente (IGB Eletrônica) e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, determinando que a Gradiente poderá continuar a utilizar a marca G Gradiente Iphone, registrada por ela, porém sem exclusividade sobre a palavra ‘iphone’.

Desde de 2013 foi travada disputa entre Gradiente e Apple, quando a empresa norte-americana Apple ajuizou ação contra a Gradiente e INPI visando à nulidade da marca mista G Gradiente Iphone, registrada em 2008 para designar aparelhos eletrônicos de sua linha.

A empresa norte-americana sustentou que desde 2007 utiliza a marca iPhone (a brasileira é com “i” maiúsculo), a qual atende a todos os requisitos legais básicos para que um sinal se caracterize como marca de produto, conforme o artigo 122, da Lei 9.279/96, ao contrário de sua concorrente Gradiente.

Alegou ainda que o pedido de registro da marca mista, feito no ano pela Gradiente no ano de 2000, foi equivocadamente deferido pelo INPI em 2008, visto que o termo “iphone” foi empregado pela Gradiente apenas como simples descrição da funcionalidade de acesso à internet oferecida por seus produtos, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca.

A ação foi julgada procedente na primeira instância e decisão mantida na apelação. A Gradiente e o INPI, contudo, apresentaram então recurso ao STJ.

Distintivo

A Gradiente, em suas razões recursais, afirmou que pediu o registro da marca “iphone” seis anos antes da Apple iniciar a venda de iPhone no exterior.

Salientou ainda que na época em que fez o depósito do pedido da marca, o termo “iphone” não era consagrado como sinônimo de aparelho telefônico com acesso à internet, o que configurava a distintividade, já que a junção da letra ‘i’ com o termo ‘phone’ era inovador.

Direito de uso exclusivo

 Para o relator do recurso, ministro Luís Felipe Salomão, o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, prevendo o ordenamento jurídico limites tanto na especificidade, quanto na territorialidade.

“De acordo com o princípio da especialidade, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia. Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos”, afirmou o ministro.

O reconhecimento administrativo da marca como de alto renome assegura-lhe proteção em todos os ramos de atividade e não apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins, afastando, assim, o princípio de especialidade.

Para o relator, deve-se levar em consideração as hipóteses em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, vincula os consumidores aos produtos e serviços oferecidos por determinada empresa, como é o caso da Apple.

Assim, como definido pela Lei 9.279/96, a marca é sinal distintivo visualmente perceptível, como palavra, letra, numeral, figura, ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

“No que diz respeito às marcas, reitere-se que sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal do cliente e a prática do proveito econômico parasitário”, afirmou.

O relator também reconheceu que a Gradiente terá que conviver com os “bônus e os ônus” pelo emprego em sua marca mista de termo já consagrado por outra empresa.

Por fim, Salomão destacou que o uso isolado da marca Iphone por qualquer outra empresa que não a Apple poderia causar “consequências nefastas” à empresa.

Contudo, no caso, tratando-se de uso de marca mista, não se vislumbra qualquer prejuízo: nem para a empresa norte-americana, nem para a Gradiente, pois jamais induziria qualquer consumidor a erro.

“Importante ainda assinalar que tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão G Gradiente Iphone, poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão ‘iphone’ de forma isolada”, concluiu.

 O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Isabel Galotti, enquanto a divergência foi inaugurada pelo ministro Lázaro Guimarães, por entender que todo o trâmite realizado pela Gradiente foi correto.

 Outras disputas

Em 2013, a Apple perdeu um caso semelhante no México para a empresa telefônica “iFone”, que ganhou na Suprema Corte local o direito sobre o uso do nome “iPhone”.

A companhia mexicana, que não fabrica smartphones, arquivou um processo de propriedade intelectual contra a Apple e outras três operadoras de celulares em troca de indenização monetária.

A iFone registrou sua marca em 2003, quatro anos antes do lançamento do primeiro iPhone nos Estados Unidos. Mesmo assim, a companhia norte-americana vende seus aparelhos normalmente no México.

A Apple também já perdeu processo na China sobre a marca iPad, que resultou no pagamento de US$ 60 milhões à empresa Proview.

Recentemente, a companhia norte-americana ganhou nos Estados Unidos uma ação contra a Samsung envolvendo uma “cópia” do iPhone nos aparelhos da empresa sul-coreana.

Advogada Associada no Marques Filho Advogados. Especialista em Direito Constitucional pelo IDCC.

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